Iedere hoster en registrar zal bekend zijn met domeinnaamregistraties die op last van de rechter moeten worden doorgehaald of overgedragen. In de meeste gevallen gaat het daarbij om registraties die inbreuk maken op de merkrechten of handelsnamen van derden. Dat dergelijke inbreuken voor sommige ondernemers de corebusiness is zal ook bekend zijn. Hoe daar tegen kan worden opgetreden blijkt uit een recente rechtszaak die Samsung heeft aangespannen en gewonnen.
Een letter verschil
Samsung heeft in november van 2016 na gedegen onderzoek BIXBY als woordmerk aangevraagd om te kunnen gebruiken voor AI diensten van de smartphones. Op 10 oktober (dus eerder) heeft het Engelse EBB bij het Pakistaanse (!) merkenregister BIBBY als woordmerk laten vastleggen. Met die registratie in de hand heeft het in februari 2017 bij het Benelux Merkenbureau BIBBY laten inschrijven. Vervolgens heeft het geëist dan de Samsung registratie zou worden doorgehaald, want dat latere woordmerk met slechts een letter verschil zou inbreuk maken op de rechten van EBB.
Samsung stapt naar de rechter in Den Haag en eist dat de EBB registratie bij het Benelux Merkenbureau wordt doorgehaald en koppelt daaraan de eis van een dwangsom van maar liefst € 100.000 per dag dat BIBBY als merk nog bestaat.
Details
In het vonnis staan de nodige details die licht werpen op een type business waar de doorsnee registrar hopelijk weinig mee te maken heeft.
Als eerste kan Samsung aantonen dat EBB de registratie BIBBY in Pakistan heeft verricht nadat bekend was geworden dat Samsung BIXBY overwoog. Dat lijkt te komen omdat volgens andere bronnen het aantal raadplegingen van het Benelux Merkenbureau te achterhalen is en daarbij ook wat door wie is ingevoerd. Of dat een datalek is of een andere stommiteit valt verder buiten de scope van deze rechtszaak.
Samsung geeft ook dat het merkenregister in Pakistan niet openbaar is en dat EBB daar bewust gebruik van maakt als steppingstone voor een registratie bij het Benelux Merkenbureau. Met die twee registraties kan een merk binnen de gehele EU worden vastgelegd, of in het geval van EBB dat van andere partijen worden bestreden.
Wie achter EBB schuilgaan hebben de advocaten van Samsung niet kunnen achterhalen. Wel weten ze die personen via EBB:
wereldwijd over duizenden merkregistraties beschikken, waaronder van bekende merken zoals TESLA, HOME DEPOT, NEYMAR, APPLE, IPHONE, IPOD, LANCASTER, BAIDU, LEHMAN BROTHERS,. PAN AM, EUIPO en EUTM, vele voornamen en willekeurige lettercombinaties, zoals JHX, BQT of DMY. Op basis van deze merken voeren de [gedaagde sub 2] -bedrijven honderden oppositieprocedures en komen zij op tegen domeinnamen. Daarbij roepen de [gedaagde sub 2] -bedrijven regelmatig ‘onzichtbare prioriteit’ in en zetten zij vaak Beneluxmerken in. De [gedaagde sub 2] -bedrijven hebben ook nietigheidsacties wegens non-usus ingesteld met betrekking tot meer dan 200 merkinschrijvingen en hebben vervolgens veel van deze merken zelf geregistreerd.
Voor wie er nog aan twijfelde: de core business van EBB is dus de registraties van bedrijven dwarsbomen. Tegen betaling zijn ze uiteraard bereid de procedures te laten vallen. EBB duikt bij UDRP procedures regelmatig op. Het is dan geen toeval dat door de rechter is vastgesteld dat:
bedrijven te kwader trouw hebben gehandeld met de registratie en het gebruik van domeinnamen.
En dan is er nog LinkedIn. De advocaten van Samsung hebben gevonden dat een ex EBB medewerker (“Intellectual property (Trademarks) Manager”) over deze toch wel heel opmerkelijke vaardigheden beschikt:
manipulation of trademarks […] “reverse domain name hijacking”
Vonnis
Het vonnis is verder geen verrassing. Het woordmerk BIBBY is door de rechter nietig verklaard en daarmee doorgehaald. EBB moet alle schade die Samsung heeft gemaakt vergoeden en het heeft ook de proceskosten te betalen.
De rechter laat er dus geen gras over groeien. Foute business waarbij het merkenrecht wordt misbruikt door foute domeinnamen te registeren is keihard afgestraft. De zaak laat ook zien dat het betrekkelijk makkelijk is dit soort ondernemers aan te pakken. Met kostenvergoeding.
